分包方侵犯他人商标权，施工总包方该担责吗？

在建设工程分包项目出现的商标侵权中，总包方的行为该如何认定并承担怎样的责任？结合相关法律规定及司法实践案例，大致可以分为以下几类情况。

1. 总包方的行为不构成侵权，不承担责任

(1) 总包方与分包方或侵权商品供货方没有共同侵权的意思联络、不存在恶意串通的行为，不应承担连带侵权责任

有关建设工程分包项目的侵害商标权纠纷中，权利人往往倾向于将发包、总包、分包任意多方列为共同被告进行商标维权，要求立即停止商标侵权行为，并就损害（包括经济损失与合理开支）承担连带赔偿责任。

《民法典》第一千一百六十八条规定：“二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。”其中“共同”主要包括共同故意、共同过失或故意行为与过失行为相结合这三层含义，意即行为人之间应具有共同侵权的意思联络。在部分案件【4】中，法院观点认为，总包方与分包方或侵权商品供货方不存在共同侵权的意思联络及恶意串通的客观行为，进而认定总包方不构成商标侵权，也不必承担侵权责任。理由包括：1）总包方在与分包方的分包合同中明确了约定施工材料使用权利人产品并愿意支付相应产品价款；总包方在得知案涉产品侵害权利人商标权益后，积极配合相关行政部门及发包方就侵权事实进行调查，由此推定总包方与侵权人并无共同侵权的意思联络与恶意串通行为；2）权利人没有证据证明总包方与发包方或侵权商品供货方存在共同侵权故意或行为。

(2) 发包方直接发包的施工项目，若总包方与分包方的侵权行为无直接关联，则不应承担侵权责任

对于发包方直接发包给分包方的工程，应重点关注分包项目的施工过程，如果施工材料购买与验收、进场施工、工程款结算等均由发包、分包双方对接完成，总包方并不直接参与上述过程，即便分包方存在商标侵权行为，由于总包方与分包方的侵权行为并无直接关联，故总包方不应承担侵权责任。以（2020）京0102民初15792号案件为例，发包方将不在总包方施工及报价范围内的案涉工程交由其直接雇佣的独立承包人完成，法庭认定总包方未参与侵权过程，其与被控侵权行为无关联，在权利人没有证据证明总包方对侵权人实施商标侵权行为提供便利条件的主观故意或客观行为之情形下，权利人主张总包方构成侵权并应承担相应侵权责任的诉请，法庭不予支持。

(3) 包工包料的分包项目中出现的商标侵权行为，总包方客观上并未参与其中，不宜认定为侵权

在包工包料的承建模式下，对于分包项目中出现的商标侵权行为，总包方是否应承担责任以及承担怎样的责任，目前并无明确的法律规定或统一的裁判标准。部分法院【5】认为，在包工包料的承建模式下，总包方客观上未参与侵权方购买并在案涉工程中使用被控侵权产品的行为，因此不构成商标侵权；或者对于分包项目中出现的侵权行为，认为权利人要求总包方承担法律责任的主张缺乏依据，不予支持。

2. 总包方的行为构成侵权，应立即停止商标侵权行为，但合法来源抗辩成立

在既有的类案判例中，法院普遍认为总包方所获工程价款不仅包括其提供的施工服务，还包括被控侵权产品在内的施工材料。在案涉工程中使用被控侵权产品的行为与产品最终用户的纯粹消费性使用不同，其在经营中使用被控侵权产品的行为应当认定为销售行为，故认定总包方构成商标侵权，应停止侵权行为。

但是，在总包方根据《商标法》第六十四条第二款规定提供了合法来源证明的情况下，法院将审查其合法来源抗辩是否成立，如果成立的话，则总包方的赔偿责任可能会被免除。有关总包方的赔偿责任承担，司法审判实务中也存在如下不同的判决结果。

(1) 无需承担赔偿责任

在（2017）川01民初112号案件中，承包方能够提供《销售代理合同》《购销合同》《检验报告》、销售单、发票等证据，并综合其以正品市场价格购进被控侵权产品，并愿意在事后通过权利人指定渠道购买正品且对被控侵权产品进行更换等行为，证明其作为善意销售者同时满足“不知道”“合法取得”“说明商品提供者”合法来源抗辩的三个要件；又如，在（2021）京0106民初9386号案件中，总包方将案涉工程以包工包料形式分包给分包方，未参与分包方对被控侵权产品的采购及使用，并且总包、分包双方在分包合同中已对分包方违反法律法规而引起的责任承担问题进行了明确约定。因此，相关法院在上述两个案件中均认定总包方（或承包方）的合法来源抗辩成立，免除其赔偿权利人损失的责任。

(2) 免除赔偿责任，但仍应承担权利人维权的合理开支

在建设施工分包项目中，分包方将已完工程交付给总包方，同时总包方支付工程款的行为能否被认定为总包方来源合法，是应否承担赔偿责任的关键。在（2021）京0102民初32300号、（2022）京73民终144号商标侵权纠纷中，法院就根据《商标法》第六十四条第二款规定，认定总包方与分包方之间的《结算单》、竣工结算审定签署表、记账凭证、付款业务回单以及分包方开具的发票等证据可以证明总包方的来源合法，权利人要求总包方停止销售侵权产品的诉讼请求，应予支持，但免除了赔偿权利人经济损失的责任。

然而，前述案例的审理法院进一步认为因总包方侵权行为客观上导致侵权商品继续流转，侵权后果得以延伸，引发诉讼，一定程度上扩大了权利人的维权成本，除应立即停止侵权行为外，总包方还应就权利人维权的合理开支承担相应责任。

3. 总包方的行为构成侵权，合法来源抗辩不成立，应立即停止侵权行为，向权利人进行赔偿

如前所述，分包方在以包工包料形式承包的案涉工程中使用侵权产品，总包方一般会被牵连，并同时被认定为销售侵权产品。如果总包方难以举证或举证不足以证明侵权产品的合法取得并说明提供者，此时，其行为不仅会被认定为侵犯商标权，同时依法还应承担损失赔偿。根据《商标法》第五十七条第（三）项、第六十三条第一、三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一、二款、第十七条等相关规定，总包方应立即停止侵害权利人商标权的行为，并就权利人的经济损失与维权合理开支承担相应责任。

1. 加强对施工分包项目的管理和监控，防范商标侵权事件发生

(1) 完善对分包方或施工材料供货方的资质及信誉审核制度与程序，挑选合格主体，降低侵权风险；

(2) 在分包项目合同中对分包方或施工材料供货方等主体侵犯他人商标权及其他知识产权的后果和责任进行明确约定，为法院审理案件时明确责任分配或者总包方在承担责任后向实际侵权人进行追偿提供合理依据；

(3) 根据施工承包合同约定，积极履行总包方在施工材料检查监督中的责任，尽到相应注意义务；

(4) 督促分包方建立健全分包项目的文件管理制度，做好分包项目中各类文件的妥善管理，包括但不限于合同，施工材料购买、运输、交付等各环节的书面凭证等，并做到施工材料内容、数量、品牌、价格等内容与凭证的一一对应，为施工材料的合法来源提供强有力的证明。

2. 在纠纷处理中积极作为，争取免除或减轻责任

(1) 立即停止被诉的侵权行为，经核实查证后，在可行的情况下，对侵权商品进行拆除或更换；

(2) 积极配合权利人的调查，包括但不限于配合案涉商品的送检，主动向相关主管部门进行举报（若先于被诉前发现侵权商品用于施工项目中），以向司法机关证明总包方并不存在与侵权人恶意串通的行为，没有共同侵权的故意，尽可能免除或减轻侵权责任承担；

(3) 积极整理和提供证明合法来源的证据，减轻或免除可能承担的损失赔偿责任；

(4) 善于利用诉讼程序，尽早向法庭申请追加实际侵权人或其他利害关系人参与庭审，便于法庭查清事实，公允裁判。